En droit français comme en droit européen, un brevet ne peut porter que sur une seule et unique invention : c’est le critère d’unité d’invention.
Lorsque, au cours l’examen d’une demande de brevet français ou européen, une objection concernant l’unité d’invention est soulevée, une solution est de « diviser » la demande de brevet en déposant une ou plusieurs demandes divisionnaires pour couvrir l’ensemble des inventions : ce sont les demandes divisionnaires obligatoires.
Une demande divisionnaire peut également être déposée sans objection relative à l’unité d’invention, par exemple pour protéger un aspect d’une invention contenu dans la demande de brevet qui peut faire l’objet d’une protection à part entière : ce sont les demandes divisionnaires volontaires. Toutefois, afin d’encadrer le dépôt de demandes divisionnaires volontaires et éviter de diviser indéfiniment une demande de brevet, des limitations ont été mises en place.
Demandes divisionnaires à l’Office Européen des Brevets (OEB)
Le dépôt d’une demande divisionnaire de brevet européen est permis par l’article 76(1) de la Convention sur le Brevet Européen (CBE) qui stipule : "Toute demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est réputée déposée à la date de dépôt de la demande antérieure et bénéficie du droit de priorité."
Ainsi, une demande divisionnaire ne peut pas contenir d’éléments nouveaux par rapport à la demande de brevet européen antérieure.
La règle 36 CBE précise les conditions dans lesquelles la demande divisionnaire doit être déposée. Notamment, la règle 36(1) CBE précise que la demande de brevet européen antérieure doit être « encore en instance ». Les Directives relatives à l’Examen pratiqué à l’OEB définissent le « en instance » (Dir. A-IV 1.1.1) :
"Une demande est en instance jusqu'à (mais non y compris) la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets (JO OEB 2002, 112). La règle 134 ne s'applique pas dans ce cas. Il n'est pas possible de déposer valablement une demande divisionnaire lorsque la demande initiale a été définitivement rejetée ou retirée, ou qu'elle est réputée retirée."
Ainsi, une demande divisionnaire peut être déposée :
avant la publication de la mention de la délivrance au Bulletin Européen du brevet antérieur ;
avant la date à laquelle la demande de brevet antérieure est retirée ou réputée retirée
si la demande de brevet antérieur est rejetée :
et qu’aucun recours n’est formé, avant l’expiration du délai pour former recours
et qu’un recours est formé, avant la fin de la procédure de recours
Une demande divisionnaire peut elle-même être divisée. On parle de « demande divisionnaire de 2ème génération », la demande de brevet antérieure étant une « demande divisionnaire de 1ère génération ».
Les conditions pour déposer la demande divisionnaire de 2ème génération sont les mêmes. Notamment, la demande divisionnaire de 2ème génération ne peut être déposée que si sa demande antérieure, c'est-à-dire la demande divisionnaire de 1ère génération, est encore en instance.
Ainsi, EP4 en tant que division de EP3 qui est encore en instance peut être déposée ; de même, EP5 en tant que divisionnaire de EP4 encore en instance peut être déposée.
Les générations de divisionnaires peuvent s’enchaîner tant qu’une des demandes est en instance. Un frein toutefois est l’augmentation des taxes dues à l’OEB avec l’augmentation de la génération.
Demande divisionnaire à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
L’article L-612-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) impose la division d’une demande de brevet qui ne satisfait pas au critère d’unité d’invention : "La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.
Toute demande qui ne satisfait pas aux dispositions de l'alinéa précédent doit être divisée dans le délai prescrit; les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale."
Les articles R.612-33 à R.612-35 CPI précisent les conditions. Notamment, l’article R.612-34 CPI autorise les divisions volontaires : " Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale."
Ainsi, dans le cas d’une division volontaire, deux conditions doivent être respectées :
la demande de brevet antérieure est au stade de la demande ;
la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet n’a pas encore été payée.
A la différence de la CBE qui parle de « demande antérieure », le CPI parle de « demande initiale ».
Il en résulte que, bien que les divisionnaires de 2ème génération et plus sont aussi autorisées dans la procédure française, elles ne peuvent être déposées que tant que la demande initiale est en instance :
Le dépôt de la demande FR4, en tant que division de FR3 pendant que FR1 est encore en instance est autorisé; au contraire, le dépôt de la demande FR5, en tant que division de FR4 alors que FR1 n’est plus en instance, et bien que FR4 soit toujours en instance, n’est pas autorisé.
Aucune augmentation de taxe avec l’augmentation de la génération n’est prévue à l’INPI.